*Por Rafael Duarte
SURGIMENTO DA IDEIA BASE DE “DONKEY KONG”:
No início, a escolha criativa daquele que viria a ser reconhecido mundialmente como um dos designers e produtores mais talentosos e influentes da história da indústria de games, Shigeru Miyamoto1, era o desenvolvimento de um jogo cujo personagem principal era Popeye, o marinheiro das histórias em quadrinhos e filmes de animação.
Entretanto, não foi possível obter a licença de exploração do personagem, o que demandou do designer japonês repensar quem seriam os personagens de seu mais novo jogo. Isto é, o vilão Brutus teve de ser substituído por Donkey Koong, um primata gigante inspirado em “A Bela e a Fera” e “King Kong”, a Olívia Palito foi substituída pela “Lady” (depois chamada de “Pauline”) e, por fim, o Popeye foi substituído pelo Jumpman (depois chamado de “Mario”)2.
A premissa do jogo original lançado em 1981 era bastante objetiva e simples: Donkey Kong sequestrou a namorada de Jumpman, levando-a para o topo de um canteiro de obras. O Jumpman, então, tenta resgatá-la, pulando de barris, subindo escadas em diferentes plataformas, para, enfim, chegar ao topo do canteiro e recuperar a sua amada.3
Quanto ao significado do nome do game, apesar da existência de muita controvérsia, a versão mais aceita é de que o termo “Donkey” seja uma palavra em inglês análoga a “teimoso” ou “estúpido”.4
DISPUTA DE DIREITOS SOBRE “KING KONG” DESDE 1933 ENTRE TRÊS DIFERENTES PRODUTORAS DE CINEMA:
A disputa de direitos envolvendo “King Kong” remonta suas origens ainda ao início da década de 1930, tendo como principais agentes as produtoras cinematográficas Universal Pictures, RKO e Dino DiLaurentis Corporation.
A primeira adaptação do livro de Delos W. Lovelace – publicado em 1932- foi realizada pela RKO em 1933, tendo a a Dino DiLaurentis feito um remake com base no licenciamento feito pela RKO na década de 1970, gerando conflito com a Universal acerca de quem tinha os direitos de produção do remake – pois a Universal alegava que também estava em negociações com a RKO.
Em 1975, a Universal propôs uma demanda judicial alegando que “King Kong” estava em domínio público; a tese por ela sustentada era de que o nome “King Kong” não podia ser interpretado como uma marca, dada a ausência de “significado secundário” (não tinha uma fonte única5), bem como por integrar a língua inglesa em sentido amplo, sem uma especificidade correlacionada necessariamente ao filme da RKO.
O julgamento ocorreu em novembro de 1976, favorável à Universal, de modo que a conclusão dos julgadores foi de que “King Kong” estava, sim, em domínio público, de modo que a Universal não tinha impedimento a produzir um filme com esse nome, contanto que, ao fazê-lo, não copiasse as cenas específicas do filme de 1933 da RKO.6
Logo à frente vamos analisar quanto essa decisão em específico foi determinante para o julgamento do caso envolvendo a Universal Pictures e a Nintendo.
CHEGAMOS EM 1981 E DONKEY KONG É, ENFIM, LANÇADO NOS EUA!
Em 1981, a Nintendo protocolou pedido de registro de marca de “Donkey Kong” e começou a divulgá-lo efetivamente nos EUA. Para isso, construiu seu ingresso no mercado estadunidense por intermédio da parceria com 3 diferentes empresas dos EUA. Os acordo com a Coleco Industries e com a Atari eram voltados à produção de cartuchos do jogo para videogames caseiros, ao passo que a parceria com a Ruby-Spears era para a criação de uma série de cartoon.7
Dessa forma, a Nintendo conseguiu entrar no mercado de games não apenas divulgando a marca Donkey Kong para arcades, mas também com a comercialização de diversos artigos e acessórios, como bonecos, roupas, cereais e diversos outros.8
O sucesso foi de tamanha proporção que, apenas após 1 ano do seu lançamento, já tinham sido comercializadas mais de 60.000 cópias do jogo, acumulando faturamento superior a 180 milhões de dólares.9
UNIVERSAL COMEÇA OS SEUS ATAQUES AINDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL:
Como informado, o jogo foi lançado em 1981 e, em virtude do seu estrondoso sucesso, a Universal Pictures passou a sustentar a interpretação de que a PI (Propriedade Intelectual)10 desenvolvida pela Nintendo consistia em violação à sua propriedade intelectual sobre a marca “King Kong”. Para tanto, foram encaminhadas notificações extrajudiciais de “cessar e desistir” para os 3 parceiros da Nintendo em solo estadunidense.
Apenas a título de exemplo da pressão exercida pela Universal, em abril de 1982, uma das licenciadas da Nintendo, a Coleco (criadora da Colecovision), após ter sido notificada pela gigante do cinema e com receio das repercussões jurídicas que poderiam advir, cedeu, entrando em acordo para pagar 3% dos royalties provenientes da comercialização dos games Donkey Kong em favor da Universal.11
Somado a isso, dada a convicção divulgada aos quatro ventos pela Universal Pictures de que era a titular dos direitos sobre a figura do King Kong e que Donkey Kong era uma marca violadora de sua propriedade intelectual, criou a sua própria versão do jogo desenvolvido por Miyamoto, em parceria com a desenvolvedora Tiger Electronics, que contou com a seguinte capa (cuja semelhança com o game da Nintendo também seria pauta do julgamento, como veremos a seguir):
NINTENDO NÃO CEDE E “PAGA PARA VER”
Além das pressões realizadas pela Universal Pictures contra as licenciadas da Nintendo, a produtora cinematográfica também voltou seus ataques à própria Nintendo. Ocorre que, a despeito da enorme diferença de porte econômico num primeiro momento (à época, a Nintendo ainda era uma empresa numa fase inicial nos EUA, apesar de ter sido fundada em 1889 no Japão12), a Nintendo não cedeu e se recusou a fazer um acordo.
O curioso é que, inicialmente, a intenção da Nintendo era, sim, fechar um acordo com a Universal. O advogado da desenvolvedora japonesa à época, Howard Lincoln, estava inclinado a fazer um acordo na faixa de 5 a 7 milhões de dólares, pois estava sendo influenciado por Greenburg (presidente da Coleco) a encerrar a questão extrajudicialmente.
Entretanto, ao fim e ao cabo, decidiu comprar a briga, por duvidar dos direitos da Universal sobre o King Kong. Diante disso, Robert Hadl (vice-presidente jurídico da Universal) concordou em enviar documentos comprobatórios da “cadeia de titularidade” sobre a marca à Nintendo; isso, todavia, nunca aconteceu, reforçando, assim, as suspeitas de Lincoln sobre a fraqueza jurídica da situação da Universal e reafirmando a sua segurança de que não teria motivos para ceder.13
AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELA UNIVERSAL, SEGUIDA DE RECONVENÇÃO PELA NINTENDO
A Universal, diante da intransigência da Nintendo em acolher a sua tese de titularidade exclusiva sobre os direitos relativos à marca “King Kong”, ajuizou a ação, na qual exigia reparação material em virtude do faturamento percebido pela Nintendo decorrente do uso de uma marca que, na sua visão, não poderia ter sido usada, bem como pleiteava a retirada do jogo do mercado, sob a fundamentação de que a coexistência das duas marcas (Donkey Kong e King Kong) ocasionava confusão na percepção dos consumidores.
A Nintendo, por sua vez, não apenas defendeu-se das teses apresentadas pela Universal, como apresentou, em sede de reconvenção, três pedidos contrapostos, para fins de reconhecimento de que:
a) as notificações de “cessar e desistir” contra licenciados eram intervenções maliciosas e, portanto, passíveis de reparação;
b) a versão modificada do jogo “Tiger’s King Kong” criado pela Universal indiretamente violava a Propriedade Intelectual da Nintendo sobre o Donkey Kong; e
c) os acordos fechados pela Universal com Coleco, Atari e Ruby-Spears interferiram maliciosamente com os acordos da Nintendo com as 3 companhias e teriam gerado enriquecimento sem causa da Universal14.
A base utilizada pela Nintendo para fundamentar tais pedidos estava ampara em 3 principais argumentos:
a) as ações judiciais anteriores da Universal representavam coisa julgada sobre a ação proposta contra a Nintendo, de modo que seus respectivos julgamentos não poderiam conflitar;
b) as alegações de titularidade da Universal não possuíam base suficiente para assegurar exclusividade sobre a marca em disputa; e
c) o nome “King Kong” carece de significado secundário e, portanto, é uma marca inválida, dado que referido nome não tinha o condão de ser associado a um uso comercial específico, identificando um produto/serviço como fonte única, mas que sim, estava pulverizado entre diferentes companhias e utilizações artísticas15.
COMO, ENTÃO, O CASO FOI DECIDIDO PELO JUDICIÁRIO ESTADUNIDENSE?
O primeiro ponto merecedor de ênfase pelo juiz responsável pelo processamento da causa – juiz Robert W. Sweet, do Distrito Sul de Nova Iorque – foi o histórico da marca “King Kong” desde o seu surgimento, a partir da publicação do livro por Delos W. Lovelace em 1932.
Como destacado anteriormente nesta publicação, essa não era a primeira vez que o nome “King Kong” era objeto de disputas judiciais na seara da propriedade intelectual. No julgamento realizado na década de 1970, o Juiz Manuel Real concluiu que o personagem “King Kong” estava em domínio público e qualquer pessoa poderia usá-lo, contanto que não copiasse o enredo do filme de 1933 (da RKO Pictures). Foi com base nessa decisão que a Universal Pictures obteve caminho livre para construir a sua própria versão do filme “King Kong”, oportunidade em que a tese de domínio público lhe agradava.
Com base nisso, o juiz Sweet explicitou em seu julgamento o comportamento altamente contraditório e malicioso da Universal, que tinha defendido anteriormente a tese de que “King Kong” era de domínio público, o que lhe submeteu ao reconhecimento de litigância de má-fé, uma vez que “adaptava” a verdade dos fatos conforme o que lhe era mais interessante à luz do caso concreto.
Isto é, o julgamento do caso enfatizou o fato de que havia ciência da Universal de que não possuía direitos sobre a marca “King Kong”; apesar disso, seguiu adotando um comportamento irresponsável e prejudicial à Nintendo e a seus parceiros, enviando notificações de “cessar e desistir”, ameaçando todos em seu caminho com seu grande porte econômico e influência.16 Em síntese, a malícia da Universal evidenciava-se no fato de que, em suas ações, a ideia de domínio público era ótima quando beneficiava a Universal; se não a beneficiava, contudo, passava a ser conveniente alegar exclusividade autoral17.
Para chegar a essa conclusão, pesou fortemente a ausência de prova de significado secundário ao termo “King Kong”. Para que se possa falar na presença de significado secundário, consumidores precisam perceber que aquela marca em questão identifica um produto/serviço partindo de uma única fonte. No caso do “King Kong”, contudo, os direitos estavam, em verdade, divididos entre diferentes companhias, sendo que a Universal só tem direitos sobre 1 das 3 versões do personagem. A ideia é bem direta: se nem as empresas conseguem precisar quais direitos possuem sobre as marcas, como os consumidores conseguiriam?18
Considerando a decisão da década de 1970 – em que a restrição ao uso da figura do “King Kong” estava limitada apenas à cópia do enredo do filme de 1933 -, o fato de o enredo do game Donkey Kong não possuir absolutamente nada a ver com o filme de 1933, não havia espaço para outra conclusão: o jogo podia ser explorado sem quaisquer restrições.
Isso porque, somado à ausência de significado secundário, a Universal também não conseguiu comprovar o risco de confusão marcária com Donkey Kong; Donkey Kong é um gorila cômico, voltado para o público infantil, ao passo que o King Kong é um gorila feroz, que destruía tudo ao seu redor e que, ao fim, morre violentamente, numa trama de aventura dramática. Os temas são completamente diferentes e, na pior das hipóteses, Donkey Kong poderia ser interpretado como uma paródia de King Kong e, sendo uma paródia, não ensejaria a configuração de uma violação autoral.19
Uma curiosidade interessante é que a Universal, além de ter perdido a tese de que possuía exclusividade sobre a marca “King Kong”, teve de pagar reparação de danos à Nintendo por conta do jogo criado com a Tiger, sob a premissa de que a sua criação constituiu violação dos direitos autorais da Nintendo sobre o Donkey Kong, o que pode ser facilmente percebido pela similitude na capa game, que vimos anteriormente.
Ao contrário do que acontecia na dinâmica comparativa original entre o roteiro do filme King Kong e do jogo Donkey Kong – cujas distinções são bastante sensíveis -, o jogo criado em parceria pela Universal e a Tiger era muito semelhante à premissa de Donkey Kong, com um encanador tendo de resgatar uma mulher que havia sido sequestrada por um grande primata.
O resultado foi, então, uma massiva perda para a Universal e um grande sucesso para a Nintendo. Em que pese a Universal tenha recorrido diversas vezes, levando o caso para julgamento até o ano de 1986, a sua situação jurídica pouco mudou, o que é facilmente perceptível pelo fato de que os personagens do jogo Donkey Kong não apenas seguem firmes e fortes no mercado de games, como são referências mundialmente conhecidas.
PRÊMIOS AO ADVOGADO DA NINTENDO E INESPERADO REENCONTRO ENTRE AS PARTES
A Nintendo agradeceria John Kirby – o advogado que conduziu o caso na esfera judicial -, dando-lhe um veleiro de 30 mil dólares à época, intitulado “Donkey Kong”, acompanhado da concessão de direitos exclusivos a nível mundial para utilizar o nome em qualquer tipo de veleiro. Como se não bastasse isso, Kirby foi, ainda, presenteado com o nome de um personagem homônimo criado pela desenvolvedora HAL Laboraty e publicado pela Nintendo em 1992:
20
Não obstante o relacionamento entre as partes tenha tido esse início tão tormentoso, o ano de 2023 representou um novo capítulo na história das duas companhias: o lançamento de “Super Mario Bros. O Filme”, resultado de uma inesperada parceria justamente entre as protagonistas deste grande embate jurídico.
Dessa parceria, foram colhidos resultados extremamente lucrativos para ambas as partes, decorridos cerca de 40 anos do paradigmático caso. Para se ter uma ideia do estrondoso sucesso que essa produção representou, atingiu-se a marca de 1 bilhão e 246 milhões de dólares de lucro, uma vez que o filme teve um orçamento de “apenas” 100 milhões de dólares, gerando receitas nos cinemas que geraram um ROI21 superior a 10x o valor investido22.
CONCLUSÃO
Na publicação de hoje, trouxemos o primeiro caso da nossa nova série de publicações sobre casos jurídicos emblemáticos na indústria de games. A Nintendo, a despeito de ser, hoje, uma das gigantes do universo do entretenimento, nem sempre ocupou esse posto e, para chegar ao lugar que hoje ocupa, precisou passar por essa grande “prova de fogo”, desafiando em pé de igualdade a Universal Pictures, cujo porte era incomparável ao da desenvolvedora japonesa que estava apenas dando os seus primeiros passos em solo estadunidense.
A nossa intenção com essa nova série (“Propriedade intelectual na indústria de Games: Análise de casos reais”) é trazer para vocês casos práticos, que permitam entender como o conhecimento jurídico fez e continua fazendo toda a diferença no sucesso de uma empresa no segmento de games. Muito provavelmente se a Nintendo não tivesse contado com suporte jurídico de qualidade e altamente especializado no tema de que tratava a disputa, ela não estaria onde está hoje.
Dessa forma, contar com suporte jurídico especializado que lhe ofereça o amparo jurídico e os esclarecimentos necessários para orientar acerca dos passos na difícil, mas gratificante, jornada do empreendedor na indústria de games poderá ser o fiel da balança para fins de determinação de uma trajetória de sucesso ou fracasso.
Caso você tenha interesse em mais conteúdos como o de hoje, fique conectado no site e nas redes sociais da Caputo Advogados, em que sempre entregamos conteúdo atualizado e detalhado sobre games, inovação e empreendedorismo e fique de olho, especialmente, nas novas publicações da nossa série de casos jurídicos emblemáticos na indústria de games.
* Rafael Duarte – Advogado (OAB/RS 102.923), sócio do escritório Caputo Advogados, com atuação especializada em Startups, Studios de Games e Empresas de Base Tecnológica. Pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados; Pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul; Pós-graduado em Direito Negocial Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito; Pós-Graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale/SP; Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale/SP; Mentor em programas de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios inovadores, tais como InovAtiva Brasil, START (SEBRAE), entre outros; Diretor da Associação Gaúcha de Direito Imobiliário Empresarial (AGADIE); Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/RS e Membro da Comissão de Direito Sucessório do IBDFAM/RS.
REFERÊNCIA
1“Shigeru Miyamoto nasceu em 16 de novembro de 1952 em Kyoto, Japão e é um produtor e designer de videogames da Nintendo, além de ser famoso por ter criado as franquias mais bem aclamadas da história, como Mario, A lenda de Zelda, Donkey Kong, Star Fox e F-Zero.” (Shigeru Miyamoto. Canal Tech, 2023. Disponível em: https://canaltech.com.br/celebridade/shigeru-miyamoto/. Acesso em: 07 jun. 2024).
2 Owen, Luke. The true story behind Universal suing Universal over King Kong and Donkey Kong. Flickering Myth, 2020. Disponível em: https://www.flickeringmyth.com/2020/06/the-true-story-behind-universal-suing-nintendo-over-king-kong-and-donkey-kong/. Acesso em: 24 abr. 2024.
3Farley, Lloyd. Universal sued Nintendo over Donkey Kong & things got messy. Collider, 2023. Disponível em: https://collider.com/universal-sued-nintendo-donkey-kong/. Acesso em: 14 abr. 2024.
4 Farley, Lloyd. Universal sued Nintendo over Donkey Kong & things got messy. Collider, 2023. Disponível em: https://collider.com/universal-sued-nintendo-donkey-kong/. Acesso em: 14 abr. 2024.
5“Secondary meaning or acquired distinctiveness arises when a word or a design element was not inherently distinctive at the time of adoption of the mark, but later develops secondary meaning through use in commerce so that it is uniquely associated with one specific source.” Tradução livre: “O significado secundário ou o caráter distintivo adquirido surge quando uma palavra ou um elemento de desenho ou modelo não era inerentemente distintivo no momento da adoção da marca, mas posteriormente desenvolve um significado secundário através do uso no comércio, de modo a ser associado exclusivamente a uma fonte específica”. Fonte: Situations Where the Issue of Secondary Meaning Arises. Law Offices of Nikki Siesel PLLC, 2024. Disponível em: https://www.ny-trademark-lawyer.com/situations-where-the-issue-of-secondary-meaning-arises.html. Acesso em: 07 jun. 2024).
6United States Court of Appeals, Second Circuit. Universal Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. LTD. – Case 797 F.2d 70 (1986). Google Scholar. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_case?case=5631370935506338256&q=797+F.2d+70&hl=en&as_sdt=2,5. Acesso em: 14 abr. 2024.
7United States Court of Appeals, Second Circuit. Universal Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. LTD. – Case 797 F.2d 70 (1986). Google Scholar. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_case?case=5631370935506338256&q=797+F.2d+70&hl=en&as_sdt=2,5. Acesso em: 14 abr. 2024.
8Cuevas, Esteban. Nintendo vs. Universal: The Lawsuit Over Donkey Kong. CBR, 2019. Disponível em: https://www.cbr.com/nintendo-vs-universal-lawsuit-donkey-kong/. Acesso em: 24 abr. 2024.
9 Owen, Luke. The true story behind Universal suing Universal over King Kong and Donkey Kong. Flickering Myth, 2020. Disponível em: https://www.flickeringmyth.com/2020/06/the-true-story-behind-universal-suing-nintendo-over-king-kong-and-donkey-kong/. Acesso em: 24 abr. 2024.
10Intellectual Property (trad. “propriedade intelectual).
11Cuevas, Esteban. Nintendo vs. Universal: The Lawsuit Over Donkey Kong. CBR, 2019. Disponível em: https://www.cbr.com/nintendo-vs-universal-lawsuit-donkey-kong/. Acesso em: 24 abr. 2024.
12“A Nintendo é uma empresa japonesa de videogames fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi. Inicialmente, ela produzia cartões de baralho tradicionais japoneses, chamados hanafuda, e começou a atuar com os videogames em 1977, quando lançou o console Color TV Game.” (Conheça a história da Nintendo Company. NSC Total, 2023. Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/conheca-a-historia-da-nintendo-company. Acesso em: 07 jun. 2024).
13Cuevas, Esteban. Nintendo vs. Universal: The Lawsuit Over Donkey Kong. CBR, 2019. Disponível em: https://www.cbr.com/nintendo-vs-universal-lawsuit-donkey-kong/. Acesso em: 24 abr. 2024.
14Universal City Studios v. Nintendo. The IT Law Wiki, 2021. Disponível em: https://itlaw.fandom.com/wiki/Universal_City_Studios_v._Nintendo. Acesso em: 11 abr. 2024.
15Miner, Matthew. Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Matthew Miner Trademark Law and Practice. Disponível em: https://matthewminer.name/law/briefs/2L/Summer+Term/LAW+783-001+%E2%80%93+Trademark+Law+and+Practice/Universal+City+Studios,+Inc.+v.+Nintendo+Co. Acesso em: 11 abr. 2024.
16Universal City Studios v. Nintendo. The IT Law Wiki, 2021. Disponível em: https://itlaw.fandom.com/wiki/Universal_City_Studios_v._Nintendo. Acesso em: 11 abr. 2024.
17Farley, Lloyd. Universal sued Nintendo over Donkey Kong & things got messy. Collider, 2023. Disponível em: https://collider.com/universal-sued-nintendo-donkey-kong/. Acesso em: 14 abr. 2024.
18Miner, Matthew. Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Matthew Miner Trademark Law and Practice. Disponível em: https://matthewminer.name/law/briefs/2L/Summer+Term/LAW+783-001+%E2%80%93+Trademark+Law+and+Practice/Universal+City+Studios,+Inc.+v.+Nintendo+Co. Acesso em: 11 abr. 2024.
19Miner, Matthew. Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Matthew Miner Trademark Law and Practice. Disponível em: https://matthewminer.name/law/briefs/2L/Summer+Term/LAW+783-001+%E2%80%93+Trademark+Law+and+Practice/Universal+City+Studios,+Inc.+v.+Nintendo+Co. Acesso em: 11 abr. 2024.
20Acesso em: https://www.nintendo.com/pt-pt/Jogos/Portal-Nintendo/Portal-Kirby/Portal-Kirby-627603.html.
21“ROI (Return on Investment, ou Retorno Sobre o Investimento) é uma métrica financeira, usada para saber quanto a empresa ganhou com determinado investimento. É muito usado na área de Marketing e sua fórmula é: (receita gerada – custos e investimentos) / custos e investimentos.” (Rocha, Thiago. ROI: o que é, como e por que calcular o Retorno sobre o Investimento. RD Station, 2024. Disponível em: https://www.rdstation.com/blog/marketing/o-que-e-roi-retorno-sobre-investimento/. Acesso em: 07 jun. 2024).
22“The Super Mario Bros. Movie has smashed several box office records so far in 2023. The animated Nintendo movie had a budget of $100 million, which is typical of such CG-animated movies, and it has netted $1.346 billion at the box office worldwide. Therefore, The Super Mario Bros. Movie has made a total profit of $1.246 billion worldwide, making it the highest-grossing movie of 2023 as well as the highest-grossing movie based on a video game.” (McFarlane, Holly. How Much Profit The Super Mario Bros. Movie Made At The Box Office. Screen Rant, 2023. Disponível em: https://screenrant.com/super-mario-bros-movie-box-office-profit-explained/. Acesso em: 07 jun. 2024).
