*Por Rafael Duarte
Na publicação de hoje, vamos falar um pouco sobre uma etapa bastante importante do processo de registro de marca, especialmente pelo fato de que ela poderá tanto representar uma ferramenta incrível à sua disposição para proteção da sua marca, quanto ser justamente o obstáculo que travará o registro da marca que você depositou.
O foco está, portanto, concentrado na Oposição ao Registro de Marca, sobre a qual já comentamos brevemente no artigo sobre o Processo Administrativo e Judicial de Nulidade de Registro de Marca.
Introdução – Rememorando os passos do Processo de Registro
Antes de tudo, convém rememorar que se entende como “registro de marca”. Uma compreensão bastante elucidativa é de que se trata de um título emitido pelo INPI, apto a garantir a propriedade sobre a marca e o consequente direito de usá-la com exclusividade em determinado segmento de atuação em todo o Brasil. 1
Se você conseguir passar por todo o processo de registro e obtiver êxito na sua conclusão, a consequência será a emissão de um Certificado de Registro de Marca, que pode ser entendido como algo análogo à matrícula de um imóvel, visto que, tal como a matrícula, representa um documento público que atesta titularidade sobre um direito e que, portanto, torna-o passível de venda (cessão), aluguel (licenciamento), doação e eventual sucessão. Outra similitude extremamente importante é o fato de que, tal como ocorre com imóveis, só é dono da marca quem registra.2
Só que até chegarmos nesse ponto final, alguns obstáculos podem ter de ser superados. E um deles é, justamente, a oposição. Nesse ponto, vale rememorar qual é, exatamente, a sequência de eventos que compõem o processo de registro de marca:
a) Busca prévia;
b) Pedido de registro;
c) Exame formal;
d) Publicação do pedido;
e) Exame de mérito; e
f) Concessão/Indeferimento do pedido de registro.3
Em que momento é cabível e qual a sua finalidade?
Como visto no tópico anterior, quando o pedido é protocolado no INPI (item “b” da sequência de eventos), o avaliador responsável da autarquia realiza uma averiguação ainda preliminar sobre o pedido apresentado – sem decidir em caráter definitivo se é caso ou não de deferimento -, o que se chama de exame formal (item “c” da sequência de eventos). Caso o avaliador entenda que as premissas básicas do pedido foram atendidas, realiza, então, a publicação do pedido de registro na Revista de Propriedade Intelectual (RPI) – publicada semanalmente em todas as terças-feiras, chegando-se, então, ao item “d” da sequência.
Quando este pedido é publicado na RPI, passa-se a contar o prazo de 60 (sessenta) dias, para que terceiros possam questionar o pedido apresentado. Utilizando-se essa sequência de eventos definida acima, a oposição está situada entre os passos “d” e “e”, como uma etapa opcional. Por que opcional? Porque a oposição só vai se fazer presente caso um terceiro, ao tomar conhecimento do pedido de registro de marca, resolva questioná-lo.
Dentro desse prazo de 60 (sessenta) dias, passa a ser viável a utilização dessa ferramenta, que fica à disposição de quem entender que o pedido de registro realizado possui colidência com outra marca já deferida (tendo assim, o potencial de causar confusão ao consumidor); ou seja, a oposição é voltada para rechaçar eventual pedido de marca que, caso concedido, incorreria em violação legal. É, assim, uma medida preventiva ao registro, disponibilizada ao interessado para evitar eventual deferimento errôneo por parte da autoridade marcária.
Isso provém do fato de que o INPI, por meio de seus analistas, está sujeito a erros, os quais podem – e devem – ser reconhecidos pela própria entidade autárquica quando ficar demonstrado que a marca não poderia ter sido deferida. Quando a marca é deferida em violação à legislação marcária, estamos diante da figura da nulidade de marca, conforme o que prevê o art. 165 da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/96): “É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.”4 Inclusive, já abordamos esse tema em nosso blog: https://caputoduarte.com.br/registro-de-marca-processo-administrativo-e-judicial-de-nulidade/
Quem está sujeito a sofrer oposição e quando ela é cabível?
Ok, já temos a indicação do que a oposição é e qual o seu propósito, mas talvez você esteja se perguntando: quem está sujeito a sofrer uma oposição? A resposta é bastante simples e objetiva: toda e qualquer pessoa (física ou jurídica) que esteja com pedido de registro publicado no INPI e aguardando o decurso do prazo de 60 dias após a publicação na RPI. Isso porque a existência de pedido de registro depositado não é sinônimo de pedido de registro deferido; o simples fato de ter havido o depósito não confere àquele que protocolou qualquer garantia de que, ao fim e ao cabo da análise feita pela autarquia, a sua pretensão será acolhida pelo INPI.
Em termos de alegações mais comumente realizadas nesses pedidos de oposição, é recorrente que o Opoente use as teses de: (a) Colidência de marcas; (b) Anterioridade do seu registro; e (c) Uso anterior de boa-fé.
A Colidência de marcas consiste na identidade ou similitude entre a sua marca e a de terceiro, com o condão de levar consumidores a erro ou confusão.5 Quando essa alegação é introduzida, impõe-se ao analista do INPI fazer a comparação entre as marcas envolvidas na potencial confusão à luz do critério da disponibilidade, visando a descobrir se a marca que se pretende registrar realmente está disponível; na prática, significa aferir se não existe outra marca igual ou parecida ao ponto de confundir.
A alegação de Anterioridade está relacionada com o Princípio do Caráter Atributivo do registro. Isso porque, como já visto, a regra geral é que terá direito ao uso da marca quem primeiro obtiver o registro no INPI. Há, contudo, uma exceção bastante importante, que consiste no uso anterior de boa-fé, justamente a terceira alegação.
O Uso Anterior de Boa-fé está previsto no art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, que prevê:
Art. 129. […] § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro (grifei).
A premissa aqui é a de que, apesar de o registro ser a base para a aquisição do direito de exclusividade sobre a marca, essa regra geral não pode ser um instrumento em favor de pessoas mal intencionadas.
Para ilustrar esse ponto, imaginemos o seguinte caso hipotético: Carlos, um empreendedor cria uma marca de comercialização de lanches, chamada “Lancheria Raios de Sol” ainda em 2010, mas, desde lá, Carlos simplesmente ignora a importância de realizar o seu registro no INPI. Apesar disso, é fortemente conhecido em sua região e cria uma grande clientela que reconhece essa marca logo ao ouvir o nome ou se deparar com a sua logomarca.
Roberval, de má-fé, toma conhecimento de que essa marca não foi devidamente registrada e resolve, ele próprio, empreender no mesmo ramo, usando exatamente a mesma marca: “Lancheria Raios de Sol”. A grande diferença é que Roberval faz o protocolo do seu pedido no INPI. Quem pediu o registro antes? Claramente Roberval. Mas, então, Carlos não teria nenhum argumento para ser usado nesse caso?
É aí que a tese de Uso Anterior de Boa-fé ganha corpo e utilidade. Feita a publicação do pedido de registro por Roberval, nasce a oportunidade de Carlos apresentar Oposição alegando que já usava a mesma marca há, pelo menos, 6 (seis) meses. O problema é que, como Carlos nunca se atendeu a registrar a marca, é altamente provável que ele deixará o prazo de 60 (sessenta) dias fluir sem apresentar oposição.
Além disso, é preciso ressaltar um cuidado complementar. E se ambos (Opoente e Oposto) comprovarem que já usam a marca há, pelo menos, 6 meses? Nesse caso, o direito de registro será outorgado ao primeiro depositante, ainda que tenha usado por menos tempo. No caso do Carlos e do Roberval, caso o pedido de Roberval fosse feito após 8 meses de uso da marca, nós teríamos o Roberval usando há 8 meses e o Carlos há 14 anos. A despeito disso, a prioridade6 seria assegurada à Roberval (1º depositante) em decorrência do Princípio da Anterioridade.7
Realizada a oposição, o depositante pode, de alguma forma, se defender?
A resposta é, inegavelmente, positiva. Para tanto, deverá recorrer à Manifestação à Oposição, a qual possui igual prazo de 60 (sessenta) dias, mas desta vez, contado a partir da publicação da Oposição na RPI, oportunidade em que o INPI dá ciência para o depositante de que um terceiro “atravessou-se” no seu pedido de registro, apresentando argumentos que seriam impeditivos ao deferimento da marca.
Por mais que seja incontroverso que a Manifestação não é passo indispensável à continuidade do processo – o avaliador vai decidir sobre o pedido de registro com Oposição, com ou sem Manifestação -, a verdade prática é de que a Manifestação é considerada como um passo sobremaneira importante, para o fim de reforçar a sua convicção de que a oposição não possui lastro e, assim, afastar de plano eventual interpretação de que “quem cala consente”.8
Há, inclusive, diversas decisões do INPI indo exatamente nesse sentido, interpretando que, quando não é apresentada Manifestação, haveria uma espécie de concordância tácita com os termos da Oposição; por isso, se o depositante acredita na originalidade da marca depositada, é fundamental apresentar a Manifestação.
Há necessidade de pagamento de taxas para oposição e manifestação à oposição?
Considerando que todo serviço realizado pelo INPI – na condição de autarquia federal -, possui natureza de serviço público, a sua prestação é, sim, passível de cobrança de taxas. Dessa forma, assim como todos os demais atos relativos ao processo de registro de marca (ex.: pedido de registro, cumprimento de exigência, recurso etc.), há cobrança de taxas para Oposição e Manifestação.
Os valores são os descritos na tabela abaixo, extraída diretamente do INPI, para atos a serem praticados durante o ano de 2024:
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Critérios de análise da oposição pelo INPI (classificação de nice e princípio da especialidade)
Apresentada a Oposição e, posteriormente, apresentada – ou não – a Manifestação, chega-se à etapa de análise final pelo INPI a respeito dos argumentos apresentados pelas partes envolvidas. Para tanto, a análise deverá ter em mente como um dos critérios mais importantes o Princípio da Especialidade, o qual determina que a exclusividade inerente às marcas registradas limita-se ao segmento de mercado em que são comercializados os produtos/serviços individualizados por aqueles signos marcários.
Visando a simplificar o processo de análise pelas autoridades marcárias, foi criada a Classificação Nice de Produtos e Serviços, que nada mais é do que uma técnica de designação prévia criada em 1957, por intermédio de um acordo internacional durante a Conferência Diplomática de Nice – realizada em 15 de junho de 1957 -, posteriormente revisada em Estocolmo, em 1967, em Genebra, em 1977 e, então, aditada em 1979.10 Desde 2013, a Classificação Nice é revisada anualmente, e uma nova versão é publicada e entra em vigência a partir do dia 1º de janeiro.11
Ocorre que, a despeito da enorme importância da Classificação Nice para simplificar a avaliação feita pelas autoridades marcárias do mundo todo, é de se enfatizar que a análise de colidência e do Princípio da Especialidade não se limita à classe de registro. Isto é, caso os sinais estejam registrados em classes diferentes, a apuração de risco de confusão entre os signos marcários precisa levar em consideração de modo mais abrangente os seus segmentos de atuação.
Caso real de aplicação do princípio da especialidade na prática
Uma decisão internacional bastante paradigmática foi proferida pelo Instituto de Propriedade Intelectual Europeu (EUIPO), envolvendo a mesma marca, usada por duas diferentes empresas, relacionadas com classes também diferentes, mas claramente análogas.
A marca Wolverine (Yamaha) era da classe 12 (veículos, aparelhos para locomoção por terra, ar ou água), ao passo que a marca Wolverine (Krauss-Mafei) foi depositada nas classes 7, 12 e 13 (Máquinas e ferramentas mecânicas; veículos e aparelhos para locomoção; Armas de fogo, munições e projéteis, respectivamente). Se a análise fosse “cega”, limitando-se apenas aos números das classes, a Yamaha não conseguiria se opor aos registros feitos nas classes 7 e 13. A despeito disso, o julgamento foi de parcial procedência em favor da Yamaha, tendo como resultado a redução significativa do escopo de proteção da marca da Krauss-Mafei, para o fim de obstar o uso da marca na classe 12 e restringindo produtos da classe 13 (ainda que a Yamaha não tivesse registrado na classe 13).12
Para que a Corte tenha decidido dessa forma, pesou primordialmente a tese de que, não apenas os sinais eram idênticos, mas os produtos reivindicados pela Krauss possuíam características similares aos descritos na classe 12 (apesar de terem sido descritos na classe 13), visto contemplarem a capacidade de se moverem em terrenos acidentados, bem como serem usados como armamento bélico e se posicionar no campo de batalha.
Outro elemento foi que, por terem naturezas semelhantes, os produtos, canais de distribuição e consumidores finais poderiam coincidir, fazendo nascer, aí, o real e material risco de confusão do público consumidor quanto à origem de tais produtos. A ideia que amparou a decisão é não apenas simples e objetiva, como totalmente compreensível: o público consumidor não conhece e não se guia pela Classificação Nice; o que determina, para os consumidores, eventual confusão entre dois produtos/serviços são questões materiais, reais e concretas, não uma classificação administrativa destinada a profissionais especialistas na área de propriedade intelectual.
O que acontece após o julgamento da oposição?
O julgamento da Oposição pode acarretar dois diferentes desfechos: a) o deferimento do pedido de registro (e, portanto, o indeferimento da Oposição); ou b) o indeferimento do pedido de registro (e, portanto, o deferimento da Oposição). A dúvida que surge, então, é a seguinte: o que pode ser feito a partir disso?
A resposta é depende. Isso porque, em que pese o recurso administrativo no âmbito do processo de registro esteja disponível, ele não é cabível para todos os casos. Isso porque, a despeito de a regra ser o cabimento do recurso das decisões proferidas pelo INPI, o art. 212, § 2º, da Lei de Propriedade Industrial, prevê a lista de decisões das quais não caberá recurso administrativo:
Art. 212. […] § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca (grifei).
Isto é, se a decisão for pelo deferimento do registro de marca, a conclusão é que o Opoente não poderá recorrer. Por outro lado, se a decisão for pelo indeferimento do pedido, tem-se que o Depositante/Oposto poderá recorrer.
Isso significa dizer que o Opoente não terá qualquer instrumento disponível para questionar a decisão? Claro que possui! Para aquele que não concordar com a decisão final do INPI de admitir o registro da marca – que, na sua visão, não deveria ter sido deferida -, abrem-se as vias do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), bem como da Ação Judicial de Nulidade, sobre as quais já falamos aqui no blog.
Importância da busca prévia ao protocolo do pedido de registro e do acompanhamento contínuo da marca
Explicados todos os passos relacionados com a Oposição e os potenciais efeitos nocivos para o empreendedor que pretende salvaguardar a marca que, com tanto esforço, lutou para construir e consolidar no mercado, uma observação não pode deixar de ser feita.
Primeiramente, sob o prisma do Depositante da marca, justamente com o propósito de reduzir as chances de que uma eventual Oposição seja bem sucedida, o primeiro passo a ser adotado para qualquer processo de registro de marca é a pesquisa de anterioridade, cujo intuito é averiguar com o maior grau de aprofundamento possível se existem ou não outras marcas já registradas e que sejam potencialmente colidentes com o sinal marcário que se pretende registrar. Em que pese essa pesquisa possa ser realizada pelo próprio interessado, contar com uma assessoria especializada pode ser um diferencial enorme para reduzir os riscos de surpresas indesejadas na frente.13
Da mesma forma, agora sob o ponto de vista do Opoente, que já possui a sua marca devidamente registrada e protegida pelo INPI, o simples fato de ser o titular do registro não lhe permite deixar de acompanhar o surgimento de novas marcas. Isto é, torna-se fundamental permanecer vigilante, para que se valha das ferramentas disponíveis – dentre elas a própria Oposição – para o fim de evitar que seja deferida uma marca que poderá diluir a exclusividade da marca que você já tem registrada em seu nome. Sendo assim, é claro reconhecer que a assessoria especializada é igualmente relevante para o Opoente.
Conclusão
Na publicação de hoje, analisamos a figura da Oposição ao pedido de registro de marca, abrangendo desde a explicação sobre como o processo de registro de marca se desenvolve (todas as suas etapas), as hipóteses de cabimento da oposição, a possibilidade de Manifestação pelo depositante da marca, os critérios que nortearão a análise pelo INPI e cuidados fundamentais para as partes envolvidas adotarem caso queiram ter as suas marcas devidamente protegidas ao longo de toda a sua trajetória empreendedora.
É por isso que uma pesquisa prévia de anterioridade realizada de modo satisfatório ou insuficiente impactará diretamente nas consequências posteriores; se o processo for realizado sem as devidas cautelas, os riscos serão enormes para que terceiros possam se valer de todas as ferramentas disponíveis para explorar essa fraqueza no processo de registro marcário, quais sejam: oposição administrativa, processo administrativo de nulidade de registro de marca ou, ainda, a ação judicial de nulidade de registro de marca.
Além disso, há uma série de particularidades técnicas importantíssimas para que se faça uma proteção marcária adequada, seja em esfera administrativa, seja em esfera judicial. É com base nisso que contar com o suporte de profissionais especializados pode fazer toda a diferença, tanto para ter sucesso numa impugnação que você apresentar – se um terceiro houver feito um registro de marca que viole os seus direitos -, quanto para contrapor uma impugnação apresentada por terceiro – visando a expor ao INPI que a irresignação deste terceiro não tem fundamento e que o registro impugnado foi, em verdade, muito bem elaborado.
Caso você tenha interesse em mais conteúdos sobre propriedade intelectual, como o de hoje, permaneça conectado no site e nas redes sociais da Caputo Duarte Advogados, nos quais sempre entregamos conteúdo atualizado e detalhado sobre startups, games, inovação e empreendedorismo.
*Rafael Duarte – Advogado, sócio do escritório Caputo Duarte Advogados, com atuação especializada em Startups, Studios de Games e Empresas de Base Tecnológica. Pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados; Pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul; Pós-graduado em Direito Negocial Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito; Pós-Graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale/SP; Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale/SP; Mentor em programas de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios inovadores, tais como InovAtiva Brasil, START (SEBRAE), entre outros; Diretor da Associação Gaúcha de Direito Imobiliário Empresarial (AGADIE) e Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/RS.
Referências
1Farias, Natalia. O que é uma Oposição no Registro de Marca? Consolide sua Marca, 2023. Disponível em: https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/entenda-o-que-e-uma-oposicao-no-registro-de-marcas. Acesso em: 17 jun. 2024.
2 Farias, Natalia. O que é uma Oposição no Registro de Marca? Consolide sua Marca, 2023. Disponível em: https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/entenda-o-que-e-uma-oposicao-no-registro-de-marcas. Acesso em: 17 jun. 2024.
3Costa, Amanda Resende; Burnett, Thaís Gladys; Ribeiro, Ana Carolina Spina De Campos. Processo de oposição ao registro de marca perante o INPI. Migalhas, 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/348097/processo-de-oposicao-ao-registro-de-marca-perante-o-inpi. Acesso em: 17 jun. 2024.
4 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 01 abr. 2024.
5O que é Oposição ao Pedido de Registro de Marca no INPI? 123 Marcas, 2023. Disponível em: https://123marcas.com.br/2023/02/o-que-e-oposicao-ao-pedido-de-registro-de-marca-no-inpi/. Acesso em: 17 jun. 2024.
6Lei nº 9.279/1996. Art. 129. Será conferida prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato, salvo as exceções previstas nesta Lei.
§ 1º Terá direito de precedência ao registro de marca, ainda que não a tenha depositado, aquele que comprovar utilizá-la, de boa-fé, em data anterior de pelo menos seis meses ao do depósito, nos termos do art. 130.
7Costa, Amanda Resende; Burnett, Thaís Gladys; Ribeiro, Ana Carolina Spina De Campos. Processo de oposição ao registro de marca perante o INPI. Migalhas, 2021. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/348097/processo-de-oposicao-ao-registro-de-marca-perante-o-inpi. Acesso em: 17 jun. 2024.
8COUTO, Júlia. Um pouco sobre a oposição de marca. Painel Ilupi, 2022. Disponível em: https://ilupi.com.br/propriedade-intelectual/registro-de-marca/oposicao-de-marcaaas/. Acesso em: 17 jun. 2024.
9 BRASIL. Ministério da Economia – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/TabelaDeRetribuiesCompletaatualizadaatPortaria332023.pdf. Acesso em 30 mar. 2024.
10“The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks was established by an Agreement concluded at the Nice Diplomatic Conference, on June 15, 1957, was revised at Stockholm, in 1967, and at Geneva, in 1977, and was amended in 1979.” (About the Nice Classification. WIPO – World Intellectual Property Organization. Disponível em: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html. Acesso em: 22 jun. 2024).
11“Since 2013 (NCL10), the Nice Classification is revised once a year and a new version of each edition is published annually and enters into force on January 1.”
(About the Nice Classification. WIPO – World Intellectual Property Organization. Disponível em: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html. Acesso em: 22 jun. 2024).
12Figueiredo, Elisa Junqueira; Lopes, Renan Freitas. Colidência entre marcas de diferentes classes. Migalhas, 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/280739/colidencia-entre-marcas-de-diferentes-classes. Acesso em: 18 mar. 2024.
13Júnior, Jaite Corrêa Nobre. Ação anulatória de registro de marca: tudo o que você precisa saber. Nobre e Cruvinel Sociedade de Advogados, 2023. Disponível em: https://blog.nobrecruvinel.com/acao-anulatoria-registro-de-marca/. Acesso em: 02 mar. 2024.
