Por Gabriel Neves
Introdução
O registro das marcas utilizadas pela sua empresa é essencial para proteger e distinguir visualmente os produtos e/ou serviços oferecidos aos seus clientes. A partir do deferimento do registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), quaisquer outros produtos/serviços idênticos ou semelhantes aos de sua empresa não poderão utilizar marca que se assemelhe à registrada, possibilitando grande distinção comercial; nós aprofundamos este tópico na publicação “O que você precisa saber antes de registrar sua marca?”, de nosso blog.
A partir disso, surge uma dúvida essencial para que sua sociedade construa e defina a marca a ser registrada: quais sinais não são registráveis como marca no Brasil?
Para responder tal dúvida, esta publicação aprofundará o tema e analisará o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (“LPI” – Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996), que engloba de forma extensiva todos os nomes, figuras e formas que não são registráveis pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de modo que sua sociedade poderá analisar quais os pontos de atenção para construção da marca que a representará.
Fundamentação
A definição dos sinais não registráveis como marca no Brasil está presente na Seção II: “Dos Sinais Não Registráveis Como Marca” da LPI, composto por um único artigo (124) que, por sua vez, enumera vinte e três casos que, restritivamente, inviabilizam o registro de uma marca.
Dessa forma, esta publicação analisará os vinte e três incisos de forma individualizada, a fim de destacar todos os pontos necessários de atenção e afastar eventuais dúvidas na análise legislativa.
Art. 124 da LPI: “Não são registráveis como marca:”
Art. 124, inciso I, da LPI:
I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
Em outras palavras, símbolos oficiais de governos (como a bandeira de um país), e de organizações internacionais (como a ONU) são protegidos e não podem ser utilizados para o registro de uma marca, mesmo que esteja fundido com os demais símbolos da sociedade.
Art. 124, inciso II, da LPI:
II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Como exemplo, podemos trazer que “C”, “35” ou “2024” por si só não podem ser utilizados como marcas. No entanto, se forem estilizados de maneira única (ex: as marcas “Louis Vuitton” e “51”), podem ser passíveis de registro:
Art. 124, inciso III, da LPI:
III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
Em resumo, sinais que possam ser considerados ofensivos, discriminatórios ou que desrespeitem valores sociais não podem ser registrados como marca. Contudo, tal interpretação é subjetiva e realizada pelo avaliador do INPI, já que não há definição legal à moral e bons costumes; além disso, como a análise é realizada no âmbito administrativo, poderá ser contestada futuramente por meio de ação judicial.
Como exemplos, temos as marcas “Ecstasy” e “Ava & Gina”:
Art. 124, inciso IV, da LPI:
IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
Como exemplos para esse caso, temos as marcas “IBAMA” e “ANATEL”. É essencial entender que não é impossível o registro de marcas de entidades ou órgãos públicos – contudo, apenas os próprios que poderão requerer tal registro. Isso significa dizer que, no caso do IBAMA, tão somente os seus representantes podem requerer o registro dessa marca no INPI, a fim de proteger a identificação de instituições governamentais e públicas. Entretanto, ainda que esse pedido de registro não seja feito pelos representantes da entidade/órgão público, tal fato não oportunizará que terceiros o façam.
Art. 124, inciso V, da LPI:
V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
Em outras palavras, uma sociedade não poderá requerer o registro de marca que reproduza ou imita a razão social e/ou o nome fantasia de outra empresa, se isso for capaz de causar confusão aos consumidores ou associação indevida com esses sinais registrados. Isso impede que uma empresa se aproveite da reputação ou identificação de outra já existente no mercado.
Desse modo, não é necessário que a empresa original tenha registrado sua razão social e/ou nome fantasia como marca. O simples registro prévio pode inviabilizar a concessão do registro marcário para expressão idêntica – reitera-se, se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.
A partir disso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que, no caso de colidência entre razão social e/ou nome fantasia com o registro de uma marca dentro do mesmo ramo de atividade, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior.
Art. 124, inciso VI, da LPI:
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
O presente inciso regula a proibição do registro de marcas de termos comumente usados para designar características do produto ou do serviço comercializado. A exceção à essa regulação é quando os sinais são revestidos de suficiente forma distintiva, ou seja, têm uma apresentação tão peculiar que os torna únicos, como, por exemplo, a marca “Bolo Fofo” abaixo:
Contudo, é essencial compreender que, caso o sinal registrado não tenha relação com o produto ou o serviço a ser distinguido, torna-se possível o registro; como exemplo, é permitido o registro da marca “Saboroso” para assinalar a venda de parafusos, mas não a comercialização de pães.
Art. 124, inciso VII, da LPI:
VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
Como exemplos para esse caso, temos que slogans publicitários não são registráveis como marca. Isso pois, a função da marca no Brasil é identificar a origem do produto ou serviço, e não apenas promovê-lo.
Exemplificadamente, tem-se as marcas “Amo Muito Tudo Isso” e “Tomou Doril… A Dor Sumiu”, as quais foram indeferidas pelo INPI, em razão de serem consideradas apenas meios de propaganda das respectivas empresas.
Art. 124, inciso VIII, da LPI:
VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
Em interpretação a este inciso, entende-se que, em regra, não é possível o registro de cores e suas demais denominações (ex. as cores azul ou fuchsia). Contudo, é possível o registro de sinais que sejam dispostos de forma distintiva, como, por exemplo, as solas vermelhas da marca Louboutin:
Art. 124, inciso IX, da LPI:
IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
Como exemplo, seria proibido o registro da marca “Champagne”, em razão da região vinícola de Champagne na França. Essa regulação é semelhante à do inciso X, e tende a proteger a origem e a reputação de produtos vinculados às suas regiões.
Art. 124, inciso X, da LPI:
X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
A regulação deste inciso visa evitar que o consumidor seja enganado sobre as características reais do que está adquirindo. Como exemplo, podemos analisar a tentativa de registro da marca “Swiss Chocolate” por empresa com produção integral de seus produtos em solo brasileiro, induzindo a falsa indicação de que os chocolates comercializados são produzidos na Suíça.
Art. 124, inciso XI, da LPI:
XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
Em outras palavras, não é possível o registro como marca de selos, carimbos ou certificações oficiais que atestam conformidade ou qualidade. Como exemplo nacional, temos o carimbo oficial do SIF (Serviço de Inspeção Federal):
Art. 124, inciso XII, da LPI:
XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
Para a interpretação do presente inciso, é necessário entender que:
- “marcas coletivas” são usadas por grupos ou associações para identificar produtos ou serviços de seus membros, como, por exemplo, a marca “Rota Cervejeira” do Rio de Janeiro, de modo que todas as cervejarias que fazem parte da associação ACCERJ/TUR podem usar essa marca nos rótulos de suas cervejas e se beneficiar comercialmente dessa identificação; e
- “marcas de certificação” atestam a conformidade com normas ou padrões previamente reguladas, como, por exemplo, a marca “INMETRO”, que regula produtos e serviços com foco na segurança, proteção da vida, da saúde, do meio ambiente e da prevenção de práticas enganosas de comércio.
A partir disso, entende-se que sinais como a “Rota Cervejeira” e “INMETRO” não são registráveis como marca.
Art. 124, inciso XIII, da LPI:
XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
A partir da interpretação deste inciso, entende-se que não é possível o registro de sinais de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos, a fim de proteger suas exclusividades, como, por exemplo: os nomes do evento esportivo “Copa do Mundo”, do evento cultural “Bienal do Livro” e do evento artístico “ArtRio”; os prêmios das estatuetas do Oscar e do Grammy; ou os símbolos de eventos como os anéis das Olimpíadas.
A exceção é quando há autorização da autoridade competente ou da entidade promotora do evento – como, por exemplo, a FIFA para o registro da marca “Copa do Mundo”. A título de exemplo prático e real, vejamos a marca “Olimpíadas 2000” da rede televisiva Globo, que foi indeferida pelo INPI, devido à ausência de autorização pela autoridade competente:
Art. 124, inciso XIV, da LPI:
XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
O presente inciso é auto-explicativo, sendo proibido o registro de títulos, apólices, moedas e cédulas a fim de evitar fraudes e a confusão com documentos ou valores monetários oficiais.
Art. 124, inciso XV, da LPI:
XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
Este inciso tende a proteger os direitos de personalidade e a privacidade de indivíduos. Isso, pois uma pessoa não poderá registrar o nome civil, a assinatura, o nome de família ou a imagem de terceiros sem seu consentimento; por sua vez, há possibilidade de que a pessoa postule o registro sobre o seu próprio nome e imagem.
Como exemplo, entende-se que não seria possível o registro como marca da assinatura do ex-atleta Ayrton Senna, ou da imagem da artista Xuxa, sem o seu consentimento ou de seu titular, herdeiros ou sucessores:
Da mesma forma, compreende-se que uma pessoa chamada João Pedro poderia realizar o registro da marca “Padaria João Pedro” sem a necessidade de obtenção de autorização de terceiros.
Art. 124, inciso XVI, da LPI:
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
De forma semelhante ao inciso XV acima, a presente disposição proíbe o registro de pseudônimos ou apelidos notoriamente conhecidos e de nomes artísticos – que serão entendidos dessa forma a partir de uma interpretação subjetiva do INPI. Isso se aplica a figuras públicas e protege seus nomes e identidades artísticas nas áreas em que exerçam atividades, como, por exemplo, o nome do atleta “Guga”, da banda “Titãs” e do artista “Zeca Pagodinho”.
Inclusive, caso o nome seja suficientemente distintivo, a proteção do nome ocorre independentemente da área de atuação da figura pública; ou seja, não é possível o registro das marcas “Xuxa” ou “Pelé” para uma empresa de manutenção de carros, mesmo que os artistas não tenham presença neste mercado.
Art. 124, inciso XVII, da LPI:
XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
Em outras palavras, não é possível o registro como marca de livros, quadrinhos, músicas e semelhantes para qualquer produto ou serviço, caso estejam protegidos pelo direito autoral e possam causar confusão ou associação. Como exemplos, têm-se as marcas “Superman” e “Garota de Ipanema” que, como disposto no inciso, só podem ser registradas com o consentimento do autor ou titular da obra.
Art. 124, inciso XVIII, da LPI:
XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
Para a compreensão deste inciso, é importante compreender que a proibição do registro termo técnico como marca é apenas caso a marca tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, já que esses devem ser de uso comum do campo técnico.
Como exemplo, entende-se que o termo “Veladura” é irregistrável para distinguir serviços de pintura artística, já que é um termo técnico artístico; ou, ainda, que um termo químico específico é irregistrável para um produto químico.
Art. 124, inciso XIX, da LPI:
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Esta disposição se baseia no princípio da especialidade (aprofundado nesta publicação do blog) e é um dos pilares da proteção de marca no país e uma das fundamentações mais utilizadas pelo INPI para o indeferimento de registros de marca, visando evitar a concorrência desleal e a confusão do consumidor.
A partir disso, o legislador definiu que não é possível o registro de sinais iguais ou semelhantes, no todo ou em parte, de outras marcas já devidamente registradas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, ou seja, tendo-se o mesmo mercado de atuação entre as duas partes.
Art. 124, inciso XX, da LPI:
XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
Em outras palavras, entende-se que uma mesma empresa não pode ter duas marcas diferentes para o mesmo produto, a menos que, no caso de marcas de mesma natureza, elas se revistam de suficiente forma distintiva, de modo que o consumidor as diferencie claramente.
Esta regra legal visa impedir a ocorrência de fraude ao instituto da caducidade, permitindo que a marca se torne disponível para que outras pessoas realizem o registro.
Art. 124, inciso XXI, da LPI:
XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
O presente inciso regula o registro de marcas tridimensionais, a fim de evitar que uma empresa monopolize uma forma de produto, de embalagem funcional ou que seja de uso comum na indústria. Isso, pois apenas formas muito distintivas e não funcionais podem ser protegidas como marcas tridimensionais, como, por exemplo, a forma tridimensional do produto “Toblerone”:
Nesse sentido, quando se fala em “formas distintivas e não funcionais”, a referência é às configurações tridimensionais que se afastam das soluções usuais do mercado e não decorrem de exigências técnicas ou práticas relacionadas ao uso do produto. Em outras palavras, trata-se de formas capazes de, por si mesmas, indicar a origem empresarial, funcionando como verdadeiro sinal distintivo, como o exemplo apresentado acima.
Art. 124, inciso XXII, da LPI:
XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
O desenho industrial protege a forma ornamental de um objeto e, se já houver essa proteção através de um registro ativo, o registro de marca realizado por uma pessoa não pode se sobrepor ao desenho industrial de outrem. Desse modo, apenas o próprio titular do desenho industrial pode o registrar como marca; como exemplo, temos o registro do seguinte design de escova de dente, o qual já possuía registro de desenho industrial ativo, ambos vinculados ao mesmo titular:
Art. 124, inciso XXIII, da LPI:
XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Este inciso visa combater a má-fé e a apropriação indevida de marcas que, embora não necessariamente registradas no Brasil, são de conhecimento notório para quem atua no setor, como, por exemplo, um parceiro da mesma área ou uma marca notoriamente reconhecida (tipo de marca aprofundada nesta publicação do nosso blog).
Conclusão
Por meio do estudo realizado, esperamos que o futuro processo de registro das marcas de sua empresa seja facilitado. Nesse sentido, consultar um profissional de sua confiança e seguir os preceitos legais são passos essenciais para o apropriado protocolo e deferimento do registro no INPI. Caso tenha interesse em receber maiores informações e publicações relacionadas aos aspectos legais do mundo empresarial, fique conectado no site e nas redes sociais da Caputo Duarte Advogados.
*Gabriel Neves – Advogado no Escritório Caputo Duarte Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Pós-graduando em Direito Empresarial na Escola Brasileira de Direito (EBRADI); Advocacia na Caputo Duarte Advogados, assessoria empresarial especializada em startups e empresas de base tecnológica.
