*Por Rafael Duarte
1) Introdução
Para startups de base tecnológica com inovação profunda (deeptechs), como agritechs, biotechs e healtechs, a inovação é o motor de crescimento. Porém, se a tecnologia é o combustível, a segurança jurídica é o alicerce necessário para a escalabilidade. A criação de valor nessas empresas depende da proteção estratégica da Propriedade Intelectual (PI) desenvolvida, sendo as parcerias com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) ou universidades um canal essencial para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I).
Contudo, essa colaboração, quando frutífera, gera um dilema crucial: a definição da titularidade sobre os ativos intelectuais resultantes. A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004)1 atua como o principal marco regulatório dessa interação, especialmente ao obrigar a formalização da cotitularidade.
O objetivo deste artigo é ir além do resumo legal, dando início a uma série de publicações que detalham a grande importância da Lei de Inovação e as interações instrumentais entre a academia e o mercado, visando ao desenvolvimento cada vez mais frequente de pesquisa aplicada, dando ensejo a um número cada vez maior de empresas que façam uso de tecnologia profunda em seus modelos de negócio, com alta capacidade de sustentabilidade econômica de seus negócios após a superação do Vale da Morte.
2) O Mandato Legal da Cotitularidade na Lei de Inovação
A Lei de Inovação faculta às ICTs celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.
A cotitularidade surge, então, quando duas ou mais instituições desenvolvem uma tecnologia em conjunto. Nesses casos, o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações não é apenas uma escolha, mas uma obrigação legal para garantir que todos os agentes envolvidos no processo sejam devidamente resguardados.2
Cumpre enfatizar que a celebração do Acordo de Propriedade Intelectual – que pode receber outras nomenclaturas, como, por exemplo, Contrato de Propriedade Intelectual -, constitui obrigação legal, inscrita no artigo 9º, § 2º, da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004)3 sempre que uma propriedade intelectual for protegida em cotitularidade:
Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. […] § 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4º a 7º do art. 6º (grifou-se).
Ao elaborar este contrato, as partes devem se atentar a determinadas disposições obrigatórias, conforme previsto na legislação, quais sejam:
- a) A titularidade da propriedade intelectual resultante da parceria;
- b) A participação nos resultados da exploração dessas criações; e
- c) O direito dos signatários à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia.
Em termos práticos, conclui-se que sem a celebração e formalização desse Acordo de PI, as instituições cotitulares não podem negociar nem fazer a transferência de tecnologia a terceiros, acarretando em obstáculos relevantes ao processo de exploração comercial da propriedade intelectual decorrente da atividade de desenvolvimento.
O processo de formalização, gestão e transferência da propriedade intelectual é conduzido pelos chamados Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)4. Como exemplo prático, na Universidade de Brasília (UnB), essa responsabilidade cabe ao Núcleo de Propriedade Intelectual (Nupitec) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), encarregado de celebrar os Acordos de Propriedade Intelectual.
2.1) Histórico de evolução legislativa até o momento atual:
Como mencionado, o início de tudo se deu com a Lei Federal nº 10.973/2004. Com a sua promulgação, teve-se com a Lei de Inovação um marco jurídico com o propósito de aproximar universidades, centros de pesquisa e empresas privadas com foco em pesquisa aplicada, transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual decorrente de referidas parcerias.
Com o seu surgimento, os principais propósitos eram: (i) a criação de um ambiente favorável à cooperação entre ICTs e setor produtivo; (ii) o estímulo à proteção de criações (patentes, softwares, cultivares, know-how); (iii) criar oportunidades para que pesquisadores participassem de projetos com empresas; e (iv) autorizar o uso de infraestrutura pública por entes privados para atingir tais objetivos finais.
Ocorre que, como a lei não aprofundava em detalhes necessários para sua efetiva aplicabilidade, acarretava em problemas no momento da aplicação de tais intuitos legais.
É por isso que o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Federal nº 13.243/2016) foi tão importante, pois ele alterou profundamente a Lei de Inovação, flexibilizando determinados processos e consolidando novos mecanismos de cooperação, inserindo algumas modificações cruciais, como, por exemplo: (i) Passou-se a adotar uma definição mais ampla de ICT; (ii) Instituiu um regramento detalhado sobre transferência de tecnologia e licenciamento; (iii) Admitiu que o pesquisador participasse de projetos privados sem perder o vínculo com a instituição; (iv) Previsão expressa de cotitularidade em pesquisas conjuntas; e (v) Oportunizou a dispensa de licitação para licenças e parcerias de P&D.
Como resposta, essa complementação legislativa de 2016 teve como resultado destravar o ecossistema e favoreceu a atuação de startups nascidas em ambientes universitários.
Somado a isso, o Decreto nº 9.283/2018 deu maior concretude às já importantes inovações da lei anterior, mediante a estipulação de: (i) Procedimentos para acordos de parceria e cotitularidade; (ii) Regras sobre remuneração de pesquisadores; (iii) Competências dos NITs; (iv) Diretrizes sobre licenciamento exclusivo e não exclusivo; (v) Mecanismos de exploração econômica da PI criada com participação pública.
Esse decreto é tão importante que, atualmente, serve como a principal referência para cláusulas, negociação e segurança jurídica em projetos com ICTs.
3) Critérios para Configuração e Gestão da PI Conjunta
A titularidade sobre uma tecnologia é estabelecida quando a instituição contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia com aporte de recursos – conceito este que deve ser compreendido de forma ampla, conforme será demonstrado a seguir. Isto é, se duas ou mais instituições contribuíram com estes aportes, restará configurada a cotitularidade entre elas.
Como mencionado, adota-se um critério plúrimo para a definição do que seriam estes “recursos” empreendidos para o desenvolvimento da tecnologia objeto de cotitularidade, que podem ser dos mais diversos, dentre os quais se destacam os seguintes:
- a) Conhecimento prévio → Considera-se todo conhecimento não compreendido no estado da técnica, que foi efetivamente aplicado no desenvolvimento da tecnologia, sem o qual não teria sido possível realizá-la. Refere-se, assim, ao know-how, segredos de negócio, patentes ou qualquer forma de ativo intelectual que cada parceiro já possuía antes do projeto. É o conhecimento exclusivo (que não é de domínio público) e que foi essencial para o sucesso da nova tecnologia desenvolvida;
- b) Recursos materiais → Compreendem os recursos físicos empregados, exemplificativamente, os materiais, equipamentos, instalações, insumos e outros instrumentos utilizados que possibilitaram a geração dos resultados passíveis de proteção por propriedade intelectual;
- c) Recursos humanos → Refere-se a todo inventor, autor, criador ou melhorista, cuja atividade se considera como crucial ao desenvolvimento do resultado passível de proteção intelectual (atividade inventiva); e
- d) Recursos financeiros → Correspondem à alocação de verbas (parte do orçamento da instituição ou startup) para o desenvolvimento da tecnologia.
A Lei de Inovação determina que fixação da titularidade da PI e o critério de divisão de participação sobre os resultados serão criados conforme a proporção de valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes.
É necessário, portanto, detalhar a contrapartida de cada um no projeto, pois ela será o parâmetro para definir o percentual de cotitularidade.
É vital que a proteção em cotitularidade seja feita com todas as instituições desde o início da solicitação para evitar o procedimento de retificação junto ao órgão responsável, que pode levar meses ou até anos.
4) De quem é, efetivamente, a propriedade intelectual? Reflexões sobre Titularidade e Cotitularidade
A primeira questão importante de se abordar é a distinção entre Inventor e o Titular, diferenciação esta que não é meramente formal, mas, em verdade, produz reflexos práticos muito significativos. O Inventor é aquele responsável pela criação da PI, ao passo que o Titular é quem detém os direitos sobre a criação.
4.1) Casos de Titularidade Exclusiva
A regra geral é que o ICT seja o Titular – ainda que não seja o inventor. Isso acontece quando, por exemplo: (i) é utilizada a infraestrutura pública; (ii) existe vínculo funcional ou acadêmico entre o criador e a ICT; (iii) são concedidas bolsas ou fomento institucionais; entre outros casos. Em todos esses cenários, a titularidade será da ICT, ainda que o inventor seja o pesquisador ou aluno.
Por sua vez, há casos em que a titularidade é privada ou exclusiva do empreendedor, em que, neste cenário, observa-se que: (i) O desenvolvimento é completamente independente da ICT; (ii) Não há qualquer forma de uso de laboratório, equipamento, bolsas ou financiamento institucional; (iii) Não se trata de trabalho acadêmico registrado ou supervisionado pela ICT; ou (iv) Se houver contrato prévio prevendo cessão da titularidade integral em favor do empreendedor. Nesse último caso, a cessão pode ser feita tendo como contrapartida uma dentre diferentes opções: (i) Pagamento de valor prefixado; (ii) Percentual sobre royalties futuros; (iii) Participação societária na startup; ou (iv) Licença reversa para fins acadêmicos.
Ainda, há aqueles casos em que a titularidade é da startup, o que se faz presente quando: (i) A ICT cede ou licencia os direitos; (ii) O empreendedor negocia a exclusividade via contrato; (iii) A startup surge como spin-off formalizada com autorização do NIT.
4.2) Casos de Cotitularidade
Quando se fala em Cotitularidade, por sua vez, o racional é diferente: isso ocorre, em regra geral, quando a criação resulta de esforços conjuntos entre ICTs e entes privados ou pessoas físicas (ex.: pesquisadores/empreendedores). Como exemplos para ilustrar, pode-se imaginar os casos em que: (i) Pesquisador da ICT participa de startup ou projeto independente; (ii) Empresa desenvolve tecnologia usando laboratório da universidade; (iii) ICT cede equipe, equipamento ou know-how; (iv) Há financiamento conjunto (ex.: FINEP, FAPESP, EMBRAPII); ou (v) Projeto nasce em incubadora ou parque vinculado à ICT.
Sempre que se falar em Cotitularidade, haverá o compartilhamento de direitos sobre: (i) Depósito da patente ou software; (ii) Decisões de exploração econômica; (iii) Licenciamento para terceiros; (iv) Participação nos resultados.
Todavia, a existência de um contrato regulando o tema é fundamental, uma vez que existe a necessidade de que haja a indicação clara sobre a proporção adotada para fins de divisão desses direitos; isso, pois, ainda que seja bastante usual a divisão em partes iguais (50/50), não se trata de prática obrigatória.
No caso da Cotitularidade, existe, ainda, a possibilidade de a ICT permanecer como titular, mas conceder uma licença de uso – exclusiva ou não – para a startup. É um modelo bastante utilizado para spin-offs e startups oriundas do meio acadêmico.
4.3) Trâmite de Negociações entre os envolvidos
A negociação da PI entre empresa e ICT deve ocorrer desde o início da cooperação técnica e deve estar prevista em termo contratual próprio. Essa negociação deve ser realizada com quem tem atribuição de assumir esse papel para si: o NIT ou Agência de Inovação pela universidade, e o comitê de inovação ou setor responsável pelas decisões pela empresa.
A PI é de valor para ambas as partes: para a empresa, a PI garante exclusividade e competitividade, ao passo que, para a universidade, ela garante a contrapartida pelo oferecimento de todo o aporte ao desenvolvimento realizado, criando, inclusive, repertório a valorizar seu histórico como instituição educacional e, por fim, sob a ótica do pesquisador, gera impacto em seu currículo (pontuação por patentes) e ganhos econômicos.
O passo seguinte à negociação é o contrato de cotitularidade. Em seguida, é feito o licenciamento da tecnologia, que dará à empresa o direito de comercializar, podendo ser exclusivo ou não, conforme a Lei de Inovação.
Na perspectiva do pesquisador/inventor, a legislação lhe confere um tratamento específico, garantindo-lhe uma participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos auferidos pela ICT (art. 13 da Lei de Inovação)5, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para exploração da criação protegida.
5) A Estratégia dos Ativos Intangíveis: Patentes de Processo e o Custo-Benefício para Startups
Para startups em estágio inicial (early stage), que, frequentemente, carecem de captação de recursos financeiros (funding) para construir protótipos físicos ou estruturas fabris, o ativo de PI precisa ser validado de forma eficiente.
Como já explicitado anteriormente em outras postagens aqui do nosso blog, a legislação brasileira permite que sejam patenteados tanto produtos quanto processos produtivos (você pode conferir nosso artigo clicando aqui!).
A realização de patentes sobre métodos produtivos representa uma alternativa estratégica capaz de reduzir o custo de desenvolvimento numa fase embrionária da jornada empreendedora. Ao patentear um processo (como a síntese de um novo material), o foco da proteção recai sobre as etapas e métodos inovadores, e não no produto final.
Essa distinção simplifica o procedimento de registro junto ao INPI e reduz os custos iniciais para a startup e a ICT, pois não exige a apresentação de um protótipo físico. Por exemplo, uma agritech que desenvolva um processo inovador para sintetizar um plástico biodegradável a partir de resíduos agrícolas pode registrar o processo antes de ter a estrutura de fabricação em larga escala.
Com a patente do processo depositada, a startup ganha um diferencial competitivo, podendo negociar o licenciamento ou transferência da tecnologia com grandes fabricantes e, crucialmente, atrair investidores ao demonstrar um ativo intangível robusto.
6) A Controvérsia Central: Interesse Institucional da ICT vs. Interesse Comercial da Startup
A principal controvérsia nos acordos de cotitularidade é o conflito entre o interesse institucional da ICT (disseminação do conhecimento, retorno social) e o interesse comercial da startup (monetização, exclusividade, atração de funding).
A ICT deve sempre observar seu caráter público ou privado. No caso de ICTs públicas, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil (previsto na Constituição Federal) devem sempre prevalecer.
Mesmo este sendo um cenário inegável para algum grau de conflito, isso pode ser mitigado mediante a adoção de boas práticas contratuais preventivas.
Isto é, no caso de acordos de cotitularidade – especialmente quando envolvem recursos públicos (como nos projetos ANEEL ou Petrobras) -, a estipulação de regras equilibradas deve ser palavra de ordem. Por exemplo, uma prática questionável – e não recomendável – é estipular, contratualmente, a obrigatoriedade de a ICT custear a proteção da PI (que agrega valor ao parceiro privado) sem ter garantias suficientes de ganho econômico, ou arcar com custos de proteção integralmente. Muito mais adequado seria prever que o custeio do processo de proteção formal da propriedade intelectual desenvolvido observará exatamente o mesmo critério de rateio estipulado entre as partes; assim, os ônus e bônus oriundos da parceria respeitarão o mesmo racional jurídico e econômico.
Nessa linha de raciocínio, algumas medidas podem ser adotas justamente para garantir o equilíbrio:
- a) Licenciamento Exclusivo e Compensação → As licenças exclusivas, embora necessárias para atrair o desenvolvimento pela startup, devem ser estruturadas de modo a incentivar o desenvolvimento e o uso tecnológico, cumprindo a essência da Lei de Inovação;
- b) Participação dos Ganhos → No caso de a startup fazer uso exclusivo da tecnologia, devem ser definidas as condições de participação (remuneração) da ICT pela sua quota-parte sobre os direitos, com a essencial ressalva de que tal remuneração não poderá ser pífia, devendo, por seu turno, tomar como parâmetro o mercado, e não apenas o custo do projeto de P&D;
- c) Gestão de Custos → É recomendável que as despesas com a proteção (nacional e/ou internacional) da PI sejam de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando-se a cotitularidade. A startup é quem, de fato, determina os mercados de seu interesse, devendo ter essa autonomia para decidir os rumos a serem seguidos para obtenção dos resultados econômicos almejados;
- d) Divulgação Controlada → Qualquer divulgação dos resultados da PD&I deve ser autorizada previamente por ambas as partes, especialmente para não comprometer o requisito de novidade exigido para a proteção da PI. A divulgação de resultados por meio de teses ou monografias requer cautela máxima e, idealmente, deve ser realizada de modo alinhado com o depósito prévio do pedido de proteção.
7) O Papel Indispensável da Assessoria Jurídica Especializada
A complexidade da Lei de Inovação, a necessidade de rigor na definição dos critérios de cotitularidade (conhecimento prévio, recursos alocados para desenvolvimento da PI, diferentes formatações jurídicas de acordos etc.), bem como a multiplicidade de políticas de inovação existentes entre as diferentes ICTs existentes no Brasil compõem um quadro de sofisticação jurídica bastante relevante, a demandar um suporte jurídico especializado.
Com isso em mente, deve-se ter claro que a prestação de uma assessoria jurídica especializada em PI e inovação deduz-se fundamental para atingir alguns propósitos:
- a) Promover o correto mapeamento da PI → Identificar o que pode ser patenteado (produto, processo) e o que deve ser mantido como segredo industrial.
- b) Elaborar acordos corretamente estruturados → O Acordo de Propriedade Intelectual há de ser redigido de forma clara, garantindo que as cláusulas de licenciamento e exploração favoreçam o crescimento da startup e minimizem os conflitos entre interesse público e comercial.
- c) Lançar mão de todas as ferramentas de proteção da PI → Juntamente com o apoio oferecido pela ICT, o suporte jurídico obtido pela startup precisa disponibilizar à startup e aos empreendedores uma noção bastante clara de todas as opções existentes em termos de proteção de PI, a depender da natureza do que for desenvolvimento (patentes, desenhos industriais, software etc.);
- d) Defesa e Enforcement → Feita a proteção conforme a ferramenta disponível, deve-se adotar comportamento enérgico para o fim de assegurar que os mecanismos legais de enforcement da propriedade intelectual sejam aplicados na prática, fazendo valer a proteção do ativo intangível em face de tentativas de apropriação indevida.
A contratação de suporte jurídico com vivência acumulada ao longo de anos garante que a parceria com a ICT se traduza em um ativo estratégico e não em um obstáculo burocrático ou fonte de litígio, maximizando as oportunidades de crescimento e monetização da startup no mercado.
8) Conclusão
O presente artigo inaugura uma série dedicada a explorar, sob uma ótica prática e acessível, os principais aspectos jurídicos que envolvem a Lei de Inovação e os Acordos de Cotitularidade.
Neste primeiro momento, buscou-se apresentar as bases conceituais e normativas que estruturam a relação entre empreendedores e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), oferecendo um panorama introdutório sobre como a legislação brasileira vem moldando o ambiente de inovação compartilhada entre universidades e o setor produtivo.
Nos próximos artigos da série, o foco será aprofundar a análise com orientações práticas sobre a elaboração de contratos, abordando temas como cláusulas essenciais e facultativas, formas de gestão da propriedade intelectual conjunta, estratégias para prevenir conflitos e modelos contratuais frequentemente utilizados no ecossistema de inovação. A intenção é traduzir a complexidade jurídica em instrumentos aplicáveis ao dia a dia de quem empreende e negocia com ICTs.
É importante destacar que, embora o ambiente normativo da inovação tenha avançado significativamente, a assessoria jurídica especializada permanece indispensável. Cada parceria universidade-startup envolve particularidades técnicas, institucionais e econômicas que exigem uma leitura contextualizada da legislação. Ter uma estrutura contratual sólida, validada por profissionais experientes, é o que garante segurança jurídica para o empreendedor e credibilidade perante investidores e parceiros públicos.
Por fim, é possível afirmar que o Brasil tende a utilizar com maior intensidade a ferramentaria jurídica e institucional da Lei de Inovação, fortalecendo o elo entre academia e mercado.
Esse movimento representa não apenas uma oportunidade de valorização do conhecimento científico nacional, mas também um vetor estratégico para a criação de empresas inovadoras, sustentáveis e competitivas em escala global, mais do que capazes de gerar empregos, oportunidades e projeção internacional para a ciência brasileira.
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*Rafael Duarte – Advogado, sócio do escritório Caputo Duarte Advogados, com atuação especializada em Startups, Studios de Games e Empresas de Base Tecnológica. Pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados; Pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul; Pós-graduado em Direito Negocial Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito; Pós-Graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale/SP; Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale/SP; Mentor em programas de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios inovadores, tais como InovAtiva Brasil, START (SEBRAE), entre outros; Diretor da Associação Gaúcha de Direito Imobiliário Empresarial (AGADIE) e Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/RS.
Referências
1Brasil, Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 11 out. 2025.
2Distrito Federal, Universidade de Brasília. Cotitularidade e Acordo de Propriedade Intelectual. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Disponível em: https://cdt.unb.br/en/propriedade-intelectual/cotitularidade. Acesso em: 11 out. 2025.
3 Brasil, Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 11 out. 2025.
4 Lei Federal nº 10.973/2004. Art. 2º […] VI – Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei;
5 Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.
Bastos, Tatiana Fiuza Dourado. Como negociar Propriedade Intelectual na relação empresa-ICT. Sebrae/PR, 2021. Disponível em: https://sebraepr.com.br/comunidade/artigo/como-negociar-propriedade-intelectual-na-relacao-empresa-ict. Acesso em: 29 out. 2025.
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D’Aguila, Marcelo Campos; Einsiedler, Carla Maia. Os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Revista Tópicos, v.2, n. 11, 2024, ISSN: 2965-6672. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/artigos/os-acordos-de-parceria-para-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao. Acesso em: 29 out. 2025.
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